Używanie znaku towarowego w innej postaci niż zarejestrowana

Sąd Unijny (General Court) odrzucił sprzeciw bazujący na wskazanym powyżej znaku, gdyż potwierdził, że znak ten nie był używany w zarejestrowanej formie. Wnoszący sprzeciw udowodnił jedynie używanie oznaczenia, które zmienia charakter odróżniający znaku, odbiegający od formy, w jakiej został on zastrzeżony.

Po pierwsze, Sąd zauważył, że ze względu na różne czcionki i kombinację kolorów, oznaczenie nie było w całości zdominowane przez element słowny tema. Użycie tego elementu słownego, bez pierwotnych elementów graficznych, zmienia charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego.

Po drugie, używane oznaczenie składa się z różnych kolorów, ma dodatkowy element graficzny przedstawiający dwa zakrzywione elementy, a element słowny jest napisany inną czcionką. Specyficzna stylizacja elementu słownego i kontrast kombinacji kolorów, z których wywodzi się między innymi charakter odróżniający pierwotnie zarejestrowanego znaku towarowego, nie są odtworzone w oznaczeniu używanym w obrocie.

Orzeczenie to wymusza zadanie pytania, jakie więc różnice mogą być tolerowane i czy każda zmiana prowadzi do zmiany charakteru odróżniającego znaku.

Odpowiedź na te pytania nie jest prosta i jednoznaczna. Zależy to od wielu czynników.

Należy wziąć pod uwagę czy np. dodanie, zmiana lub odjęcie elementu słownego lub graficznego zmieni to, jak znak będzie spostrzegany. Podkreślenia wymaga fakt, że sposób oceny znaków towarowych, wypracowany przez orzecznictwo zarówno unijne, jak i krajowe, dla wielu osób może wydawać się sprzeczny z potocznie przyjętymi kryteriami. Tym samym istnieje ryzyko, że wprowadzone modyfikacje spowodują, że np. element dominujący, w pierwotnym przedstawieniu oznaczenia, zostanie zastąpiony przez element, który zostanie uznany za element najbardziej przykuwający uwagę. Spowoduje to, iż element który chcemy chronić najbardziej, np. nazwa produktu, zostanie rozwodniony lub zastąpiony przez dodaną później grafikę lub słowo. Z podobną sytuacją możemy mieć do czynienia nawet przy zmianie wielkości i kolorystyki danego elementu oznaczenia. Niepożądaną konsekwencją takich działań może być, tak jak to miało miejsce w przypadku omawianego przykładu, niemożność skutecznej ochrony przed naruszeniem marki.

W przypadku woli zmodyfikowania znaku towarowego, po jego rejestracji, warto przeanalizować czy wprowadzone zmiany nie będą miały negatywnego wpływu na jego ochronę. Ewentualnych zmian należy dokonać w sposób niezaburzający wnioskowanej pierwotnie ochronie. Jeżeli zmiany te mogą niekorzystnie wpływać na zastrzeżoną markę, warto rozważyć zgłoszenie nowego znaku towarowego. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami ale jest bardzo korzystne dla ochrony i rozwoju marki. Istnieje możliwość stworzenia tzw. rodziny lub serii znaków towarowych.

O rodzinie znaków mówimy, kiedy w portfolio zarejestrowanych oznaczeń, posiadamy co najmniej trzy znaki. Oznaczenia te muszą zawierać charakterystyczny, wspólny element odróżniający. Poprzez stworzenie rodziny znaków towarowych wzmacniamy ochronę, gdyż zgodnie z orzecznictwem w takich przypadkach prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może wynikać z możliwości skojarzenia znaku spornego z należącymi do danej rodziny znakami wcześniejszymi, jeśli występują między nimi podobieństwa mogące doprowadzić konsumenta do przekonania, że znak zgłoszony należy do tej samej rodziny.

W takim wypadku prawdopodobieństwo, że konsument pomyli się co do pochodzenia danych towarów i usług nie wynika z faktu, że może on pomylić zgłoszony znak towarowy z jednym czy drugim wcześniejszym seryjnym znakiem towarowym, lecz z możliwości uznania przez niego, że znak zgłoszony również do należy do tej rodziny.

Stworzenie portfolio znaków towarowych, w ramach tzw. rodziny lub serii, jest również doskonałą odpowiedzą na zmieniający się rynek oraz upodobania klientów. Przy rebrandingu oraz odświeżeniu wizerunku naszej marki możemy zachować równowagę pomiędzy ciągłością ochrony, a „nowym”.

Ochrona marki jest nieustająco narażona na różnego typu ewoluujące zagrożenia oraz na wyzwania związane z ochroną biznesu. Powyższy przykład pokazuje, że przedsiębiorcy dbając o swoją markę, muszą nieustanie dostosowywać się do realiów zmieniającego się rynku i wyzwań z tym związanych.